Case History: malafede nella registrazione di un marchio. Un caso internazionale.

Nel Case History di oggi parleremo della registrazione in malafede in un marchio, all’infuori dei confini italiani.
Il Tribunale federale Canadese ha recentemente confermato la decisione del consiglio di opposizione dei marchi di consentire l’opposizione in caso di presunta malafede dell’istante.

Julia Wine Inc. (“il Richiedente”) è una società del Quebec che vende vini a prezzi accessibili ai grandi rivenditori. Il 19 agosto 2009 il richiedente ha presentato tre domande di marchio per i marchi di fabbrica IRRESISTIBLES, PRESIDENT’S CHOICE e COMPLIMENTS per contraddistinguere questi vini.
Les Marques Métro, S.E.N.C. (“l’Opponente”) utilizza dal 2009 il marchio di fatto IRRESISTIBLES, pur non avendone ottenuta la registrazione, per contraddistinguere oltre mille prodotti alimentari di tutti i tipi, compresi succhi di frutta, acqua frizzante, aceti di vino e altri prodotti.
In passato, il precedente titolare dell’azienda rilevata dall’Opponente aveva commercializzato anche una birra associata al marchio IRRESISTIBLES.

L’Opponente si è opposto alla domanda del Richiedente ritenendo il marchio privo del requisito della novità e provo di carattere distintivo autonomo oltre che confondibile con il proprio marchio IRRESISTIBLES.
Inoltre, si osservava nell’opposizione, il Richiedente non si era affatto premurato di condurre verifiche preliminari circa il proprio diritto di utilizzare il marchio oggetto di domanda o in associazione con il vino.
L’art. 30, n. 1, della legge canadese in tema di marchi d’impresa prescrive invece che chi intende registrare un marchio debba dichiarare al cancelliere di essere convinto di avere il diritto di utilizzare il marchio in Canada per i prodotti e servizi oggetto della domanda, motivando tali affermazioni. Le opposizioni basate sulla violazione di questo paragrafo sono consentite solo in casi eccezionali, ad esempio quando vi è prova di mala fede da parte del richiedente.

Nel caso di specie l’Opposizione muove da una descrizione del mercato alimentare in Quebec e in Ontario, rilevando come ci siano solo tre grandi catene, Metro, Loblaws e Sobeys a dominare la scena. Ognuna di queste società commercializza i rispettivi prodotti con etichetta privata in associazione con i seguenti marchi commerciali IRRESISTIES, CHOICE e PRESIDENT’S CHOICE.
L’Opponente riferiva di avvenuti incontri con il rappresentante del Richiedente il quale avrebbe suggerito di commercializzare i vini di marca IRRESISTIBLES esclusivamente nei negozi del Opponente di modo che il marchio venisse ricondotto a quest’ultimo.
In tal modo si sarebbe aggirata la legislazione del Quebec limitativa della vendita di Vino nei negozi di alimentari, finalità non condivisa dall’Opponente che per tale motivo ha rifiutato la proposta.
Si è fatto anche presente come il Richiedente abbia formulato una proposta simile ai rappresentanti di Loblaws e di Sobeys.

Un consigliere di audizione della commissione, ha ritenuto ammissibile l’opposizione così motivata tant’è che la domanda di registrazione del marchio per i vini è stata respinta.
Il consigliere-uditore ha convenuto con l’Opponente circa la scarsa capacità distintiva del marchio trattandosi di aggettivo di uso comune, pur prendendo atto che grazie all’uso dell’Opponente lo stesso aveva acquisito una certa notorietà.
L’Opponente ha provato documentalmente che il suo predecessore aveva iniziato a utilizzare una versione del marchio intorno al 2002 in relazione a vari prodotti alimentari, mentre il marchio aveva assunto la versione finale nel settembre del 2007.
Da allora il marchio è stato usato per contraddistinguere circa 1.100 prodotti alimentari in 370 negozi, principalmente in Quebec ed in Ontario.
Le vendite di questi prodotti hanno generato un fatturato di oltre $ 940.000.000.
L’Opponente ha inoltre osservato come la notorietà del marchio sia dipesa in buona parte da investimenti pubblicitari significativi ben esemplificati dai 6,5 milioni di volantini pubblicitari IRRESISTABLES distribuiti in Canada a far data dal 2011.
Ad avviso del consigliere il marchio del Richiedente, usato in associazione con il “vino”, non era dotato di capacità distintiva sufficiente rispetto a quello dell’Opponente ormai noto per prodotti alimentari.
Il marchio dell’Opponente è invero esteso a succhi di frutta, bevande analcoliche, salse, marinate un marchio identico per prodotti alcolici potrebbe essere considerato una naturale estensione di questa gamma di prodotti e non un nuovo marchio facente capo ad un soggetto diverso.
Del resto, ha osservato il consigliere, anche nei negozi dell’Opponente, di talché i potenziali canali di distribuzione potrebbero sovrapporsi.

Come accennavamo il dato più interessante è della decisione è rappresentato dalla riconosciuta ammissibilità di una opposizione per violazione del paragrafo 30 (I) della legge.
Sfuggiva in particolare la ragione per cui perché l’azienda richiedente avesse presentato nello stesso giorno domande di registrazione di marchi identici ai tre marchi di marchi privati dell’Opponente dei suoi principali concorrenti.
L’assenza di valide giustificazioni a tale scelta ha convinto il consigliere che il Richiedente non avesse dimostrato di avere il diritto di utilizzare il marchio al momento della presentazione della domanda.

In sede di impugnazione , la Corte federale ha confermato la decisione censurando il tentativo del richiedente di trarre beneficio dalla reputazione consolidata di un marchio: propositi vietati proprio dall’art. 30 (I) precitato.

Orbene, il caso merita a ns. avviso attenzione poiché ribadisce la centralità del concetto di buona fede nell’uso del marchio, recepito anche nel ns. codice della proprietà industriale ed intellettuale (d.lgs. 30/2005) che all’art. 21 comma 1° testualmente recita:
“I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attivita’ economica, purche’ l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita’, alla quantita’, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d’impresa se esso e’ necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio (1)”.

Nel secondo comma dell’art. si prende in esame una situazione analoga a quella affrontata dai consiglieri canadesi in cui l’uso del marchio possa indurre il sospetto di un aggiramento della legislazione vigente, o di un indebito sfruttamento dell’altrui notorietà

“2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, nè, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio.”

Speriamo che questo articolo vi possa essere utile.